授予专利的标准
大律师公会对既制订标准专利又同时制订短期专利这种做法的后果，表示关注，因为尽管短期专利的有效期较短，但两种专利既保障同一标的事项，授予专利的标准亦属一样。大律师公会认为，倘拟在本港订立的短期专利制度(以下简称「拟议制度」)未能独立于标准专利制度以外及与之截然不同，则申请人只须申请短期专利，即可获得标准专利的同等保障及权利；结果是，申请人很可能为求快捷而只申请短期专利，因为这比申请标准专利节省时间和费用。大律师公会认为，短期专利和标准专利在标的事项及创造程度方面应有不同要求，短期专利的保护范围应受到更大程度的限制，而且不应
涵盖方法。
可能对法院带来的负担
由于根据条例草案第9条，同一项发明的标准专利及短期专利可同时存在，标准专利的申请人只须为同一发明申请短期专利，实际上便会即时获赋予权利，可就该项发明提出起诉，尽管该项发明的实际优点，仍未经指定的专利当局审查。这等如标准专利的申请一经提出，虽未经审查及批予，即给予申请人提出起诉的权利，并可能引起很多诉讼个案。再者，跟拟议的标准专利计划所不同的是，根据拟议的标准专利计划，每一个指定的专利当局实际上将成为某项发明的审查当局，并有既定的一套准则作为依据，而短期专利的做法，却要求法院在有关短期专利的侵犯版权个案中，审查某项发明是否可注册为专利。这种做法显然是不可取及不公平的，因为法院并无处理此等事宜的设备。大律师公会建议，其中一个可行的解决方法是，倘某项发明已提出申请标准专利，则应
避免为同一项发明批予短期专利。
非审查制度內在的滥用风险
大律师公会关注到，由于拟议的短期专利制度基本上属非审查的制度，倘其在程序上沒有适当的保障措施，可能会被滥用为限制第三者使用某项产品的手段。小型企业会是主要的受害者，因为这些企业无法负担在法院上为侵犯专利的指控作辩护所需的费用。倘法院可经简易程序作出裁判，或法院接受临时禁制令申请，则更容易出现滥用的情况。为了在保障发明及避免滥用两者间取得平衡，当局应明确订明，只就短期专利提出诉讼的原告人，不应获法院以颁发临时禁制令的形式给予临时济助。当局应在《最高法院规则》增订若干特别条文，以
确保有关短期专利的诉讼可及早审理。
就是否批予专利出现不一致的决定
由于短期专利对发明品在创造性方面的拟议要求，与标准专利相同，因此，不难想像正在等候批予标准专利的申请人，会在等候申请结果期间，同时提出申请短期专利。有关短期专利的诉讼个案，可能在标准专利仍未批授的情况下已经开始审理，因此，有可能导致一种情况，就是法院与指定的专利当局就是否为同一项发明批予专利的问题，得出不同结论，并因此而
造成混乱。

是否需要设立短期专利制度

6. 政府当局表示，公众咨询结果显示，商界甚为支持短期专利的概念，而设立短期专利的主要目的，并非为填补标准专利在提交申请至批予专利期间的空隙。议员对
政府提供的资料表示备悉。

授予专利的标准

7. 副工商司及知识产权署署长提出以下数点，以支持条例草案中有关短期专利及标准专利保障同一标的事项的
建议：

相对于标准专利制度，基于两个原因，大部分实用型号(短期专利)制度只保障实质的产品。首先，一贯以来实用型号的概念是源于设计的概念。保障方法的概念在较后期才发展，并主要纳入标准专利的涵盖范围。其次，短期专利在标的事项方面受到更大程度的限制，这是換取一个较为简单的审查制度的代价。然而，最近德国在实用型号制度上作出了改变，这改变显示出，现时产品所受到的保护，已不再仅限在形状、外形、结构及构造方面。尽管德国的制度仍未对方法提供保障，但根据德国的实用型号法律，似乎所有类型的产品现时均可得到保障。实用型号现时所提供的保障，似乎亦已包括新颖的、需采用创造性工序，以及可用作工业用途的发明；而短期专利对创造性所要求的程度，与标准专利所要求者亦相同。事实上，拟在香港采用的制度，并非唯一把方法亦列入保障范围的短期专利制度。澳洲的小专利制度(短期专利制度)亦保障标准专利所保障的相同标的事项。(参阅专利权事务指导委员会报告第
157页)
政府当局认为，不论其他国家／地区是采用何种实用型号制度，既然本地企业经常生产只有短期市场寿命的产品，为顾及本地企业的需要，对本港而言，最灵活的安排是令短期专利尽可能为最广泛的事项提供保障；因此，当局遂决定在可授予专利的标准方面，短期专利会采用跟标准专利同样的准则。政府方面亦认为，倘本港在授予短期专利方面降低准则，有关制度的使用者会难以区分在授予专利方面的各项不同准则。
当局预料，标准专利的申请主要会来自具规模的国际医药用品制造商、制造业、工程界，以及电脑公司，而此类公司为其发明品提出的专利申请，多数已在其他国家作出。在香港注册专利，只是此等公司的全球专利策略的一小部分。至于短期专利的申请，主要会是拟在瞬息万变的市场中推出，一项产品或方法的发明；由于产品在市场上只有很短的寿命，未必值得耗费申请标准专利所需的开支及时间。当局估计，很少人会同时申请两种专利。专利权事务指导委员会在研讨有关事宜时发现，制订两套同一标的事项的专利制度，不但不会造成问题，还可以满足上述两类需求。再者，由于短期专利的申请人在提出申请时必须提交查检报告，本港的短期专利制度不会被视为
较次等的专利保障。

可能对法院带来的负担

8. 大律师公会建议，倘同一项发明已提出申请标准专利者，应避免批予该产品短期专利，知识产权署署长就此建议表示了以下意见：

由于拟议的短期专利制度属非审查制度，政府当局难以追查到底，并查核同一项发明有否同
时申请标准专利。
若把非审查的专利权和香港毋须特别手续即予批出的版权作一比较，则可见标准专利和短期专利同时存在，会导致大量诉讼个案涌入法院的可能性并不大。短期专利的持有人不会随便提出有关侵犯版权的诉讼，因为他有证明其专
利是有效的举证责任。

9. 应议员要求，政府当局会提供有关法国及澳洲小专利 (短期专利)制度特点的资料，包括受到保障的标的事项，专利的保护范围，以及批予专利所涉及的程序等。当局亦会列出过去数年来，该两个国家涉及小专利的诉讼个
案数字。

10. 黃震遐议员不同意政府当局在上文(a)项所表达的意见。他认为，若政府当局愿意采纳大律师公会的建议，自然有实施建议的方法，例如已属短期专利标的事项的同一项发明，将自动丧失申请标准专利的资格。

非审查制度內在的滥用风险

11. 就大律师公会对非审查制度有內在滥用风险的关注，以及该公会有关限制该等专利持有人向法院申请颁发临时禁制令的建议，副工商司及知识产权署署长提出了下
列数点：

本港很多产品，都是为迎合转变迅速的市场而制造的。若要以快捷和廉宜的方式为此类产品提供保障，非审查的短期专利制度是最佳的方法。全面的专利保障并非具有成本效益的方案。
为免短期专利可能被滥用为限制第三者使用某项产品的手段，申请人须在提出申请时提交一份有关该项发明的查检报告，以确保申请人及其竞爭对手可以尽快判断拟申请专利的产品是否真正可享专利。如此一来，短期专利的申请人若要获得批予专利保障，就必须通过若干程
序，并负担若干费用。
为了维护短期专利制度本身的价值，不应剝夺短期专利持有人循非正审法律程序提出诉讼的权利。政府当局必须顾及小型企业及发明品拥有人两方面的利益。政府将需考虑，倘不能要求法院颁发临时禁制令，世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》內对有关权利提供有效保护的规定，能否切实执行。
香港不会是首个采用非审查制度短期专利制度的地方。很多主要的专利当局均设有不经审查的小专利，部分更设有不经审查的标准专利。实际上，不经审查的小专利是本身有其重要性
的重要知识产权。
因应大律师公会所表达的关注，政府当局已修改条例草案第128条，令法院可以及早展开审讯工作，并令专利的所有人可以表面证据证明
其短期专利的有效性。

12. 吴霭仪议员认为，第128条，以立法指令的形式下令法院及早展开审讯工作，以代替颁发临时禁制令的做法，并不是令人满意的安排。倪少杰议员认为，为防止短期专利遭滥用，应就短期专利作出严格规定，以鼓励更多人使用标准专利制度。议员支持须提交查检报告的规定，并认为条例草案须就查检报告的內容，订定清 明确的指引，以确保查检报告备有最详尽的资料，供公众检查。他们又认为，既然短期专利制度将会属非审查制度，所涉程序较为简单，费用亦较廉宜，为公平起见，亦为了达到适当的平衡，短期专利持有人所得的权利亦应受到相应限制。一位议员更建议对短期专利施加更为严格的规定，以鼓励更多人士转而使用标准专利制度。

13. 知识产权署署长回应时表示，实际而言，如要把提交国际性查检报告的要求收紧，则下一步将会是全面的规格检索，因此，要施行更严格的规定会有困难。事实上，香港规定提交查检报告的做法，已令其拟议制度比世界上大部分其他地方的短期专利制度更为严格。政府当局欢迎议员对查检报告的內容表示意见。政府当局会向条例草案委员会提供资料，阐释其他司法管辖地区对未经审查的短期专利所赋予的保障和权利。

就是否可批予专利出现前后不一致的决定

14. 就为同一项发明批予专利的问题上可能出现前后不一致的决定一事，知识产权署署长因应大律师公会的此项关注提出了以下数点：

两个指定的专利当局也有可能就同一项专利得出不同决定；因此，在是否批予专利的问题出现前后不一致的结论应不足为忧。虽然在本港注册的专利是以指定专利当局的注册专利为基础，但由于香港的专利属独立专利，专利有效与否的问题，是由本港法院决定的。
在任何由短期专利持有人提出的诉讼个案中，双方均可以提出要求搁置有关的法律程序的请求，以等候指定专利当局的检索及审查结果。

15. 吴霭仪议员认为，拒绝或批予搁置有关的法律程序，是法院的决定，不一定可解决在批予专利出现前后不一致决定的问题。较佳的安排是在条例草案內订明可搁置有关的法律程序。

其他意见

16. 倪少杰议员就本港拟议的专利制度表达了以下意见：

短期专利的有效期应愈短愈好。
条例草案中有关侵犯版权的概念，不应扩大至涵盖过境货品，否则对本港国际贸易中心的地
位会有不良影响。

17. 知识产权署署长回应时强调，政府当局已提议对条例草案作出特定的修正，把享有专利的过境产品应否不受本港法例保障的问题，交由法院决定。

18. 在等候政府当局提供补充资料期间，议员会就拟议的短期专利制度再作讨论。下次会议订于一九九七年一月二十三日上午八时三十分举行，讨论条例草案其他方面的事宜。

19. 会议于下午六时十五分结束。

立法局秘书处
一九九七年一月二十三日

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