立法局CB(1)539/96-97号文件
档　号： CB1/BC/54/95/1

专利条例草案委员会
会议纪要

日　　期	：一九九六年十一月二十六日(星期二)
时　　间	：上午八时三十分
地　　点	：立法局大楼会议室B

出席委员　：

缺席委员：

出席公职人员：

副工商司: 郑陆山先生
知识产权署署长: 谢肃方先生
首席助理工商司: 聂德权先生
知识产权署助理署长: 郑张德秀女士
助理工商司: 梁麟祥先生
总知识产权审查主任: 李郑多娜女士

应邀出席者：

香港律师会
韦恒理先生
顏伟仕先生
卢孟庄小姐
孙保罗先生

列席秘书：

总主任(1)1: 梁庆仪小姐

列席职员：

助理法律顾问2: 郑洁仪女士
高级主任(1)1: 袁家宁女士

在批予在申请短期专利时须前提交查检报告
的规定

当局曾咨询的机构名单

对主要意见的回应摘要

I. 通过会议纪要

(立法局CB(1)381/96-97号文件)

一九九六年十一月四日的会议纪要获得确认通过。

II. 与香港律师会举行会议

(立法局CB(1)373/96-97号文件)

一般意见

2. 韦恒理先生向议员简述香港律师会(以下简称「律师会」)所提交的意见书。议员察悉，律师会大致上欢迎政府当局提交此条例草案，但对以下事项有所保留──

律师会认为，在条例草案第73(2)条下将过境货品豁免于侵犯专利的范围外的任何建议，均会严重侵犯在香港专利拥有人权利。若保留此条文，则新的专利制度极可能不会获得
采用。
申请短期专利时须同时提交一份查检报告的规定，会大幅增加申领此类专利的费用，并会大大减低有关人士采用此制度的动力。
律师会认为，将短期专利的有效期定为八年实在太短，应定为十年才符合现时的趋势。有效期较长，才能鼓励更多人使用此制度。

草拟方面的事宜

3. 韦恒理先生进一步向议员表示，律师会对条例草案的草拟事宜有如下意见──

第73(1)所用的字句，与《一九七七年联合王
国专利法令》(以下简称「专利法令」)第60
条现有条文所用的字句差别甚大。第73(1)条
拟采用的字句，或会使有关法例只适用于在香港制造、提供、推出市场或使用的进口产品，而根据现行法例，有关侵犯专利的条文，其适用范围适用于任何进口产品。据此，第
73(1)条涉及更改现行法例，律师会认为这是
极不理想的。
条例草案第74(2)条与专利法令第60(3)条都
是关于间接侵犯专利的情况，但其字句上的差异，亦可能产生诠释方面的问题，尤其是「如该第三者诱使获得供应的人」(条例草案)和「以达致诱使获得供应的人为目的」 (专利法令)这两句。政府当局在进行专利法例本地化的工作时，应尽量采用专利法令的现有字句，而非采用欧洲所用的字句，否则本地的制度或需参照欧洲的案例，而
非以现有的英国案例作为依据。

4. 周梁淑怡议员就短期专利的有效期提出询问，韦恒理
先生在答覆时表示，以目前的标准而言，拟议的八年有效期实属短暂，原因是现时全球均趋向提供较长期的专利保护，以鼓励更多人使用此制度所提供的专利保护。以部分海外国家的情况为例，中国为公用设施原型制度设有十年有效期，台湾为十二年，而日本、菲律宾及南韩全部均为十五年。全面保障小额专利制度的澳洲，近期已建议将保护期由六年延长至十年。爱尔兰共和国亦已制定一项短期专利制度，內容类似香港所建议者，有效期则为十年。律师会因此认为，香港的小规模发明者若因不能支付申请全面专利保护所需的费用，而只可获
得较短的保护期，有欠公允。

短期专利查检报告

5. 议员询问，律师会对于申请人在申请短期专利时，须同时提交一份指定的查检报告的规定，有何立场。韦恒理先生在答覆时提出以下各点──

律师会欢迎当局引进短期专利制度，因为这是全球的趋势，为只有短暂商业寿命的发明而制造的产品，以快捷及较容易的方法，提供专利保护。这会促进投资及提高香港在国际贸易层面的竞爭力。律师会亦同意，短期专利基本上并无审查制度，为解决由此而来的有效性的问题，实在需要加入有关提交查
检报告的规定。
律师会虽确认有需要提供查检报告，但始终认为，有关的查检报告，应在申请人拟确定其专利权利时提交，而非在提出申请时提交。因为查检报告的费用可高达港币12,000元，
差不多是草拟全面专利保护申请书的初步费用。因此，在申请专利时一并提交指定查检报告的规定，实际上令基本草拟工作的费用增加一倍，令使用短期专利制度的费用十分高昂，与条例草案旨在鼓励更多小规模的发明者使用短期专利制度的原意不符。尽管一些国家的条文规定，在接获请求时，或有关侵犯专利的行动威吓展开或展开前，须就有关产品进行查检以确定其新颖性，实际上，很少国家对短期专利的申请要求进行审查。
律师会建议香港采用类似的条文。
虽然短期专利制度可令发明者就小型的工业发明取得专利保护,使他可尽快利用其发明进行生产，以便在市场上占得优势，爭取丰厚利润，但由于就新颖性及申请阶段而言，申请一项短期专利会有较大的限制，查检报告的费用往往未必可作为生产费用的一部分。此外，发明者申请短期专利或许只是向制造商，而非有潜质的市场推销其发明，而他亦
可能不愿意太早公开其发明。
短期专利宜具灵活性。律师会的建议是，倘有第三者因某项专利权而受到任何形式的威胁，不论是在批予特许期间或诉讼期间，该人士均有权要求索阅查检报告。申请人可选择申请一份对有关申请有利的查检报告，以提高其成功机会。如此一来，申请人可以决定是否提交报告，令并公开报告让公众查阅，但若规定必须提交报告，则该报告会成为一份公开纪录。律师会亦十分希望确保索阅查检报告的权利，仅限于有合法权益的第三者。
查检报告只不过是一份可供公众索阅的专利权名单，以及其他有关文件及公告。该报告不是一个审查报告，亦不会说明某项专利是否有效。由于当局并不假定短期专利属于有效，而申请专利者需自行维护其权利，因此，不应规定申请短期专利的人士提交查检报告，
以致他须公开其发明资料。

6. 孙保罗先生是专利权事务指导委员会以下简称「指导委员会」中唯一的律师会代表。就申请短期专利须提交查检报告的规定，他向议员详细讲述了指导委员会所作出的考虑。他表示，指导委员会全体成员均支持短期专利的概念；然而，由于关注到短期专利有可能被人滥用，以限制第三者使用某项产品，指导委员会通过，申请人须承担为行使短期专利而须在法庭上证明有关专利属其所有时所需的费用。指导委员会成员又认为，另一个较为妥善的安排，是规定申请专利者自一开首即须取得查检报告，以证明其专利的有效性。因此，在提出申请时须提交查检报告的做法，其实是保障专利制度免受潜在
的不明确因素影响。

7. 吴霭仪议员向议员陈述香港大律师公会以下简称「大律师公会」对查检报告此一规定的看法，以方便进行有关的讨论。她指出，对于短期专利制度本身是否有需要，大律师公会本已存疑，该公会认为，一项专利一旦批出时，公众即被禁止行使某种权利。因此，为制衡此项独家对专利，当局须规定有意采取行动的专利拥有人付出若干费用。吴议员询问律师会是否知道法律界內有人持这些意见。她又答应与大律师公会联络，向律师会及条例草案委员会转达其意见，以便律师会作出评论，以及
供条例草案委员会考虑。

8. 韦恒理先生回应时表示，拟议的短期专利制度虽会把证明专利有效性的责任落在法院身上，但相信不会出现滥用的情况，因为申请专利者须证明他拥有专利权。律师会明白大律师公会关注到条例草案在执行方面的问题，但律师会更为关注的是，以专利的有效期及费用而言，条例草案在商业上是否可行。

III. 与政府当局举行会议

(立法局第CB(1)364/96-97号文件)

草拟事宜

9. 助理工商司及知识产权署署长在应主席邀请，回应律师会就条例草案拟稿提出的意见时向议员保证，第73(1) 条及第74(2)条与专利法令有关条文在字句上的分歧，并不反映当局在政策上有任何转变。当局会咨询法律草拟专员，考虑律师会就这些条文所表达的意见，并向条例草案委员会汇报。对于律师会在其意见书第4段陈述，有关在第73及74条使用「第三者」及在第85(2)及86(3) 条使用「应讯」的字眼的意见，当局的意见如下：──

法律草拟专员认为，使用「第三者」的字眼绝对适当。因此，当局不拟改用其他字眼。
当局已就「应讯」一词征询法律草拟专员及律政署民事检察科的意见。经考虑后，他们认为，「应讯」与「承认送达」的含义有别。因此，当局打算继续使用原来的字眼，而不会按律师会的建议，将之改为「承认送达」。此外，专利法令及新加坡的专利法例內亦有
「应讯」此一字眼。

短期专利的有效期

10. 关于律师会就短期专利的有效期事宜提出的意见，知识产权署署长指出，当局已考虑该会的意见，并已在条例草案內订定八年的有效期。

在申请短期专利时须提交查检报告的
规定

11. 关于提交查检报告的规定，知识产权署署长强调，一
项专利一旦批出，该项专利便成为在既定的有效期內独家使用某项发明的实质权利，有鉴于此，不应轻率作出批予专利的决定，尤其是短期专利与标准专利的可享专利范围完全相同，仅是在有效期上有差异。专利的概念涉及提供保障及向商界尽量提供最多资料两方面。因此，为免限制第三者使用某项发明的权利被滥用，当局规定申请人须在作出申请时提交查检报告，以确保其竞爭对手可尽快判断申请专利的产品，是否的确可享有专利。专利所有人亦须在法院进行的法律程序提交表面证据，证明有关专利是有效的。若在进行诉讼时始须提交查检报告，为了进行竞爭，其竞爭对手将须作出一些投资。知识产权署署长继而指出，以为申领短期专利所费无几的想法并不正确。增设短期专利是一项改善措施，主要是因为本港若会设有此类专利保障，有关人士将无须前往海外进行申请。有关人士要获得此类专利保障，会更为快捷方便，不过，他们仍需在金钱及时间方面作出投
资。

12. 周梁淑怡议员询问，是可否规定查检报告须在行使专
利权时提交，而非在遭侵犯专利威胁或在申请时提交，
使发明者可在受到一定程度保障的情况下，推销其发明，而无需预先支出一笔费用。知识产权署署长在回答时解释谓，当局只会在批予专利时(即在有关人士已获专利保障时)始公开有关发明。由于专利权的实施涉及多项权利，包括进口、推出市场，或包括利用该专利权所提供的概念，因此，有关人士提交查检报告的时间，应为提出专利申请或其专利遭侵犯威胁时。知识产权署署长在答覆吴霭仪议员的问题时进一步向议员提出指导委员会在此事上的立场，该委员会认为，查检报告应由批予专利当日起供使用该制度的人士查阅，以便第三者可评估会否受到提出法律程序的威胁。这项规定虽然会令申请费用增加，但却会有助平衡制度使用者和申请人的利益。在考虑取得报告所需的时间(约14天至四个月)及费用(介乎
400英镑至2000英镑之间)后，指导委员会认为有需要订
定提交查验报告的规定，以减少短期专利此一基本上属
非审查的制度被滥用的情况。

13. 吴霭仪议员指出，专利局在批予申请及法院在判决断
是否有侵犯专利两方面的职责，亦需考虑作出平衡。她所关注的是，若专利注册处处长无须考虑有关发明是否可享专利及其他重要规定，法院便须在确定有关专利是否有效方面，肩负较沈重的责任。知识产权署署长在回应时强调，为消除此方面的忧虑，当局认为较可取的做法也是作出提交查检报告的规定，使政府当局在合理的范围內，可要求让公众人士取得最多的资料，以进行查检，作为获批予专利人士所享有实质利益的交換条件。当局根据条例草案(第148条)订定的各项规则，将会订
明查检报告的內容，其中的各项细节应包括：获授权进行查检机构所作出的鉴定、完成报告日期、有关的引述、所查检范围、有关物品在国际专利分类系统中的类别及
授权人员的指示等。

当局曾咨询的机构名单

14. 议员阅览政府当局就专利权事务指导委员会报告及条例草案拟稿所咨询的机构名单，并普遍认为该份名单令人满意。郑明训议员质疑为何香港总商会及中华总商会不获提供条例草案的拟稿。当局答允就有关的原因进行调查，并向条例草案委员会汇报。首席助理工商司在回答周梁淑怡议员的问题时表示，当局是在一九九六年二月至三月间就条例草案拟稿咨询有关机构。

对主要意见的回应摘要

15. 周梁淑怡议员询问，摘要是否已列出所有在进行咨询时所接获的意见。知识产权署署长告知议员，有关组织大力支持香港设立本身的专利制度，以及有关标准专利和短期专利的各项建议。撮要只列出反对意见或批评，以便将集中讨论各方提出的重要事项。议员在察悉香港商标师公会曾就条例草案提出多项意见后，同意邀请该
会表达其意见。

(会后补注：

事务委员会已于一九九六年十一月二十
七日就上述事宜致函香港商标师公会。)

16. 吴霭仪议员在省览撮要时询问，为何法律制度与本港不同的中国专利局被列为指定专利当局，而美国的专利当局则未有包括在內。副工商司及知识产权署署长在回答时解释谓，中国的专利制度在欧洲专利局的指导下设立，因此与英国及欧洲的专利制度一致；此一制度目前亦适用于本港。另一方面，美国的制度是以发明的先后作为批予专利的依据，而本港现行的制度，则以提交申请的先后作为批予专利的依据。由于美国的制度与本港现行及建议的制度有所不同，所以不把美国专利局列为指定专利当局。应吴霭仪议员要求，当局同意提供资料，比较欧洲及中国的专利制度，并列出其异同，以及有关的差异如何影响本港专利制度的实际运作。

17. 吴霭仪议员关注中国及香港的专利制度是否可以互
相兼容，知识产权署署长就此回应时告知议员，中国的
制度是根据欧洲专利局(特别是德国的专利当局)提供的
意见，在11年的时间內建立。该制度是按照《巴黎公
约》而设立的制度，有可供在根据《巴黎公约》成立的
国际档案处全面查检专利申请的整套设施。该系统彻底查检有关的专利是否新颖、具有创意及在正常方式下可以实施，并有一个电脑化系统及收藏技术性书籍的大型图书馆作为支援。当局曾参观有关设施，对于查检所采用的一般技术及决定有关发明是否可享专利而订定的准则，亦表满意。最近，中国当局已订定若干条文，初步资料可以英文在中国专利制度內存档，不过，当该制度在全国全面推行时，有关资料全部需要以简体中文存档。由于本港在批予短期专利时，有关申请只须通过形式上的审查，而中文及英文均为本港的法定语文，因此，本港的制度现时虽完全以英文运作，若要以两种语言实施，亦应沒有问题。当局已获财务委员会批准拨款，以设置电脑系统，而此一电脑系统亦将可容纳以两种语文输入
的资料。

18. 周梁淑怡议员询问，本港是否有计划接纳由更多其他专利当局批出的专利。当局在答覆此问题时表示，在考虑此事后，他们现时认为最好的做法，是维持现状，并将加入与本港的制度完全一致的该等制度。关于本港的制度应否进一步开放，是一项有待日后探讨的理论问题。事实上，在中英联合联络小组进行讨论时，中方已强烈表示，日后的演变方向，是本港的专利批予，应完
全取决于中国专利局所批予的专利。

19. 尽管专利权事务指导委员会明确及全力建议，本港的专利制度应以欧洲专利局为依据，并应把制度扩阔至适用于欧洲专利局属下的所有国家，但当局一开始便囿限本身，以联合王国的制度为本港制度的依据，使本港处于弱势。吴霭仪议员对此极表忧虑。她指出，此举在政治上所产生的影响，是当本港在一九九七年与英国切断联系后，只有中国的专利可在本港注册。知识产权署署长在回答时强调，由于本港会维持现状，即以指定为联合王国的欧洲专利局为依据，再加上以中国专利局为依据，本港制度的涵盖范围事实上是在扩阔，而不是缩窄。至于日后的发展，应由香港的社会人士就其意见作出反映。当局已将指导委员会提出的上述建议向中方提出，现时无法采取进一步行动。当局亦认为，推行指导委员会的建议虽不会有困难，但再深入探讨扩阔制度的
各项优劣，可能会拖慢条例草案的审议。

20. 议员同意在一九九六年十二月十八日上午八时三十分举行会议，就条例草案继续进行讨论。

21. 会议于上午十时二十五分结束。

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