立法局CB(1)539/96-97號文件
檔　號： CB1/BC/54/95/1

專利條例草案委員會
會議紀要

日　　期	：一九九六年十一月二十六日(星期二)
時　　間	：上午八時三十分
地　　點	：立法局大樓會議室B

出席委員　：

缺席委員：

出席公職人員：

副工商司: 鄭陸山先生
知識產權署署長: 謝肅方先生
首席助理工商司: 聶德權先生
知識產權署助理署長: 鄭張德秀女士
助理工商司: 梁麟祥先生
總知識產權審查主任: 李鄭多娜女士

應邀出席者：

香港律師會
韋恒理先生
顏偉仕先生
盧孟莊小姐
孫保羅先生

列席秘書：

總主任(1)1: 梁慶儀小姐

列席職員：

助理法律顧問2: 鄭潔儀女士
高級主任(1)1: 袁家寧女士

在批予在申請短期專利時須前提交查檢報告
的規定

當局曾諮詢的機構名單

對主要意見的回應摘要

I. 通過會議紀要

(立法局CB(1)381/96-97號文件)

一九九六年十一月四日的會議紀要獲得確認通過。

II. 與香港律師會擧行會議

(立法局CB(1)373/96-97號文件)

一般意見

2. 韋恒理先生向議員簡述香港律師會(以下簡稱「律師會」)所提交的意見書。議員察悉，律師會大致上歡迎政府當局提交此條例草案，但對以下事項有所保留──

律師會認為，在條例草案第73(2)條下將過境貨品豁免於侵犯專利的範圍外的任何建議，均會嚴重侵犯在香港專利擁有人權利。若保留此條文，則新的專利制度極可能不會獲得
採用。
申請短期專利時須同時提交一份查檢報告的規定，會大幅增加申領此類專利的費用，並會大大減低有關人士採用此制度的動力。
律師會認為，將短期專利的有效期定為八年實在太短，應定為十年才符合現時的趨勢。有效期較長，才能鼓勵更多人使用此制度。

草擬方面的事宜

3. 韋恒理先生進一步向議員表示，律師會對條例草案的草擬事宜有如下意見──

第73(1)所用的字句，與《一九七七年聯合王
國專利法令》(以下簡稱「專利法令」)第60
條現有條文所用的字句差別甚大。第73(1)條
擬採用的字句，或會使有關法例只適用於在香港製造、提供、推出市場或使用的進口產品，而根據現行法例，有關侵犯專利的條文，其適用範圍適用於任何進口產品。據此，第
73(1)條涉及更改現行法例，律師會認為這是
極不理想的。
條例草案第74(2)條與專利法令第60(3)條都
是關於間接侵犯專利的情況，但其字句上的差異，亦可能產生詮釋方面的問題，尤其是「如該第三者誘使獲得供應的人」(條例草案)和「以達致誘使獲得供應的人為目的」 (專利法令)這兩句。政府當局在進行專利法例本地化的工作時，應盡量採用專利法令的現有字句，而非採用歐洲所用的字句，否則本地的制度或需參照歐洲的案例，而
非以現有的英國案例作為依據。

4. 周梁淑怡議員就短期專利的有效期提出詢問，韋恒理
先生在答覆時表示，以目前的標準而言，擬議的八年有效期實屬短暫，原因是現時全球均趨向提供較長期的專利保護，以鼓勵更多人使用此制度所提供的專利保護。以部分海外國家的情況為例，中國為公用設施原型制度設有十年有效期，台灣為十二年，而日本、菲律賓及南韓全部均為十五年。全面保障小額專利制度的澳洲，近期已建議將保護期由六年延長至十年。愛爾蘭共和國亦已制定一項短期專利制度，內容類似香港所建議者，有效期則為十年。律師會因此認為，香港的小規模發明者若因不能支付申請全面專利保護所需的費用，而只可獲
得較短的保護期，有欠公允。

短期專利查檢報告

5. 議員詢問，律師會對於申請人在申請短期專利時，須同時提交一份指定的查檢報告的規定，有何立場。韋恒理先生在答覆時提出以下各點──

律師會歡迎當局引進短期專利制度，因為這是全球的趨勢，為只有短暫商業壽命的發明而製造的產品，以快捷及較容易的方法，提供專利保護。這會促進投資及提高香港在國際貿易層面的競爭力。律師會亦同意，短期專利基本上並無審查制度，為解決由此而來的有效性的問題，實在需要加入有關提交查
檢報告的規定。
律師會雖確認有需要提供查檢報告，但始終認為，有關的查檢報告，應在申請人擬確定其專利權利時提交，而非在提出申請時提交。因為查檢報告的費用可高達港幣12,000元，
差不多是草擬全面專利保護申請書的初步費用。因此，在申請專利時一併提交指定查檢報告的規定，實際上令基本草擬工作的費用增加一倍，令使用短期專利制度的費用十分高昂，與條例草案旨在鼓勵更多小規模的發明者使用短期專利制度的原意不符。儘管一些國家的條文規定，在接獲請求時，或有關侵犯專利的行動威嚇展開或展開前，須就有關產品進行查檢以確定其新穎性，實際上，很少國家對短期專利的申請要求進行審查。
律師會建議香港採用類似的條文。
雖然短期專利制度可令發明者就小型的工業發明取得專利保護,使他可盡快利用其發明進行生產，以便在市場上佔得優勢，爭取豐厚利潤，但由於就新穎性及申請階段而言，申請一項短期專利會有較大的限制，查檢報告的費用往往未必可作為生產費用的一部分。此外，發明者申請短期專利或許只是向製造商，而非有潛質的市場推銷其發明，而他亦
可能不願意太早公開其發明。
短期專利宜具靈活性。律師會的建議是，倘有第三者因某項專利權而受到任何形式的威脅，不論是在批予特許期間或訴訟期間，該人士均有權要求索閱查檢報告。申請人可選擇申請一份對有關申請有利的查檢報告，以提高其成功機會。如此一來，申請人可以決定是否提交報告，令並公開報告讓公眾查閱，但若規定必須提交報告，則該報告會成為一份公開紀錄。律師會亦十分希望確保索閱查檢報告的權利，僅限於有合法權益的第三者。
查檢報告只不過是一份可供公眾索閱的專利權名單，以及其他有關文件及公告。該報告不是一個審查報告，亦不會說明某項專利是否有效。由於當局並不假定短期專利屬於有效，而申請專利者需自行維護其權利，因此，不應規定申請短期專利的人士提交查檢報告，
以致他須公開其發明資料。

6. 孫保羅先生是專利權事務指導委員會以下簡稱「指導委員會」中唯一的律師會代表。就申請短期專利須提交查檢報告的規定，他向議員詳細講述了指導委員會所作出的考慮。他表示，指導委員會全體成員均支持短期專利的概念；然而，由於關注到短期專利有可能被人濫用，以限制第三者使用某項產品，指導委員會通過，申請人須承擔為行使短期專利而須在法庭上證明有關專利屬其所有時所需的費用。指導委員會成員又認為，另一個較為妥善的安排，是規定申請專利者自一開首即須取得查檢報告，以證明其專利的有效性。因此，在提出申請時須提交查檢報告的做法，其實是保障專利制度免受潛在
的不明確因素影響。

7. 吳靄儀議員向議員陳述香港大律師公會以下簡稱「大律師公會」對查檢報告此一規定的看法，以方便進行有關的討論。她指出，對於短期專利制度本身是否有需要，大律師公會本已存疑，該公會認為，一項專利一旦批出時，公眾即被禁止行使某種權利。因此，為制衡此項獨家對專利，當局須規定有意採取行動的專利擁有人付出若干費用。吳議員詢問律師會是否知道法律界內有人持這些意見。她又答應與大律師公會聯絡，向律師會及條例草案委員會轉達其意見，以便律師會作出評論，以及
供條例草案委員會考慮。

8. 韋恒理先生回應時表示，擬議的短期專利制度雖會把證明專利有效性的責任落在法院身上，但相信不會出現濫用的情況，因為申請專利者須證明他擁有專利權。律師會明白大律師公會關注到條例草案在執行方面的問題，但律師會更為關注的是，以專利的有效期及費用而言，條例草案在商業上是否可行。

III. 與政府當局擧行會議

(立法局第CB(1)364/96-97號文件)

草擬事宜

9. 助理工商司及知識產權署署長在應主席邀請，回應律師會就條例草案擬稿提出的意見時向議員保證，第73(1) 條及第74(2)條與專利法令有關條文在字句上的分歧，並不反映當局在政策上有任何轉變。當局會諮詢法律草擬專員，考慮律師會就這些條文所表達的意見，並向條例草案委員會匯報。對於律師會在其意見書第4段陳述，有關在第73及74條使用「第三者」及在第85(2)及86(3) 條使用「應訊」的字眼的意見，當局的意見如下：──

法律草擬專員認為，使用「第三者」的字眼絕對適當。因此，當局不擬改用其他字眼。
當局已就「應訊」一詞徵詢法律草擬專員及律政署民事檢察科的意見。經考慮後，他們認為，「應訊」與「承認送達」的含義有別。因此，當局打算繼續使用原來的字眼，而不會按律師會的建議，將之改為「承認送達」。此外，專利法令及新加坡的專利法例內亦有
「應訊」此一字眼。

短期專利的有效期

10. 關於律師會就短期專利的有效期事宜提出的意見，知識產權署署長指出，當局已考慮該會的意見，並已在條例草案內訂定八年的有效期。

在申請短期專利時須提交查檢報告的
規定

11. 關於提交查檢報告的規定，知識產權署署長強調，一
項專利一旦批出，該項專利便成為在既定的有效期內獨家使用某項發明的實質權利，有鑑於此，不應輕率作出批予專利的決定，尤其是短期專利與標準專利的可享專利範圍完全相同，僅是在有效期上有差異。專利的概念涉及提供保障及向商界盡量提供最多資料兩方面。因此，為免限制第三者使用某項發明的權利被濫用，當局規定申請人須在作出申請時提交查檢報告，以確保其競爭對手可盡快判斷申請專利的產品，是否的確可享有專利。專利所有人亦須在法院進行的法律程序提交表面證據，證明有關專利是有效的。若在進行訴訟時始須提交查檢報告，為了進行競爭，其競爭對手將須作出一些投資。知識產權署署長繼而指出，以為申領短期專利所費無幾的想法並不正確。增設短期專利是一項改善措施，主要是因為本港若會設有此類專利保障，有關人士將無須前往海外進行申請。有關人士要獲得此類專利保障，會更為快捷方便，不過，他們仍需在金錢及時間方面作出投
資。

12. 周梁淑怡議員詢問，是可否規定查檢報告須在行使專
利權時提交，而非在遭侵犯專利威脅或在申請時提交，
使發明者可在受到一定程度保障的情況下，推銷其發明，而無需預先支出一筆費用。知識產權署署長在回答時解釋謂，當局只會在批予專利時(即在有關人士已獲專利保障時)始公開有關發明。由於專利權的實施涉及多項權利，包括進口、推出市場，或包括利用該專利權所提供的概念，因此，有關人士提交查檢報告的時間，應為提出專利申請或其專利遭侵犯威脅時。知識產權署署長在答覆吳靄儀議員的問題時進一步向議員提出指導委員會在此事上的立場，該委員會認為，查檢報告應由批予專利當日起供使用該制度的人士查閱，以便第三者可評估會否受到提出法律程序的威脅。這項規定雖然會令申請費用增加，但卻會有助平衡制度使用者和申請人的利益。在考慮取得報告所需的時間(約14天至四個月)及費用(介乎
400英鎊至2000英鎊之間)後，指導委員會認為有需要訂
定提交查驗報告的規定，以減少短期專利此一基本上屬
非審查的制度被濫用的情況。

13. 吳靄儀議員指出，專利局在批予申請及法院在判決斷
是否有侵犯專利兩方面的職責，亦需考慮作出平衡。她所關注的是，若專利註冊處處長無須考慮有關發明是否可享專利及其他重要規定，法院便須在確定有關專利是否有效方面，肩負較沈重的責任。知識產權署署長在回應時強調，為消除此方面的憂慮，當局認為較可取的做法也是作出提交查檢報告的規定，使政府當局在合理的範圍內，可要求讓公眾人士取得最多的資料，以進行查檢，作為獲批予專利人士所享有實質利益的交換條件。當局根據條例草案(第148條)訂定的各項規則，將會訂
明查檢報告的內容，其中的各項細節應包括：獲授權進行查檢機構所作出的鑑定、完成報告日期、有關的引述、所查檢範圍、有關物品在國際專利分類系統中的類別及
授權人員的指示等。

當局曾諮詢的機構名單

14. 議員閱覽政府當局就專利權事務指導委員會報告及條例草案擬稿所諮詢的機構名單，並普遍認為該份名單令人滿意。鄭明訓議員質疑為何香港總商會及中華總商會不獲提供條例草案的擬稿。當局答允就有關的原因進行調查，並向條例草案委員會匯報。首席助理工商司在回答周梁淑怡議員的問題時表示，當局是在一九九六年二月至三月間就條例草案擬稿諮詢有關機構。

對主要意見的回應摘要

15. 周梁淑怡議員詢問，摘要是否已列出所有在進行諮詢時所接獲的意見。知識產權署署長告知議員，有關組織大力支持香港設立本身的專利制度，以及有關標準專利和短期專利的各項建議。撮要只列出反對意見或批評，以便將集中討論各方提出的重要事項。議員在察悉香港商標師公會曾就條例草案提出多項意見後，同意邀請該
會表達其意見。

(會後補註：

事務委員會已於一九九六年十一月二十
七日就上述事宜致函香港商標師公會。)

16. 吳靄儀議員在省覽撮要時詢問，為何法律制度與本港不同的中國專利局被列為指定專利當局，而美國的專利當局則未有包括在內。副工商司及知識產權署署長在回答時解釋謂，中國的專利制度在歐洲專利局的指導下設立，因此與英國及歐洲的專利制度一致；此一制度目前亦適用於本港。另一方面，美國的制度是以發明的先後作為批予專利的依據，而本港現行的制度，則以提交申請的先後作為批予專利的依據。由於美國的制度與本港現行及建議的制度有所不同，所以不把美國專利局列為指定專利當局。應吳靄儀議員要求，當局同意提供資料，比較歐洲及中國的專利制度，並列出其異同，以及有關的差異如何影響本港專利制度的實際運作。

17. 吳靄儀議員關注中國及香港的專利制度是否可以互
相兼容，知識產權署署長就此回應時告知議員，中國的
制度是根據歐洲專利局(特別是德國的專利當局)提供的
意見，在11年的時間內建立。該制度是按照《巴黎公
約》而設立的制度，有可供在根據《巴黎公約》成立的
國際檔案處全面查檢專利申請的整套設施。該系統徹底查檢有關的專利是否新穎、具有創意及在正常方式下可以實施，並有一個電腦化系統及收藏技術性書籍的大型圖書館作為支援。當局曾參觀有關設施，對於查檢所採用的一般技術及決定有關發明是否可享專利而訂定的準則，亦表滿意。最近，中國當局已訂定若干條文，初步資料可以英文在中國專利制度內存檔，不過，當該制度在全國全面推行時，有關資料全部需要以簡體中文存檔。由於本港在批予短期專利時，有關申請只須通過形式上的審查，而中文及英文均為本港的法定語文，因此，本港的制度現時雖完全以英文運作，若要以兩種語言實施，亦應沒有問題。當局已獲財務委員會批准撥款，以設置電腦系統，而此一電腦系統亦將可容納以兩種語文輸入
的資料。

18. 周梁淑怡議員詢問，本港是否有計劃接納由更多其他專利當局批出的專利。當局在答覆此問題時表示，在考慮此事後，他們現時認為最好的做法，是維持現狀，並將加入與本港的制度完全一致的該等制度。關於本港的制度應否進一步開放，是一項有待日後探討的理論問題。事實上，在中英聯合聯絡小組進行討論時，中方已強烈表示，日後的演變方向，是本港的專利批予，應完
全取決於中國專利局所批予的專利。

19. 儘管專利權事務指導委員會明確及全力建議，本港的專利制度應以歐洲專利局為依據，並應把制度擴闊至適用於歐洲專利局屬下的所有國家，但當局一開始便囿限本身，以聯合王國的制度為本港制度的依據，使本港處於弱勢。吳靄儀議員對此極表憂慮。她指出，此擧在政治上所產生的影響，是當本港在一九九七年與英國切斷聯繫後，只有中國的專利可在本港註冊。知識產權署署長在回答時強調，由於本港會維持現狀，即以指定為聯合王國的歐洲專利局為依據，再加上以中國專利局為依據，本港制度的涵蓋範圍事實上是在擴闊，而不是縮窄。至於日後的發展，應由香港的社會人士就其意見作出反映。當局已將指導委員會提出的上述建議向中方提出，現時無法採取進一步行動。當局亦認為，推行指導委員會的建議雖不會有困難，但再深入探討擴闊制度的
各項優劣，可能會拖慢條例草案的審議。

20. 議員同意在一九九六年十二月十八日上午八時三十分擧行會議，就條例草案繼續進行討論。

21. 會議於上午十時二十五分結束。

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